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专利法的适用第39条
（1） 发现一项要求保护的医药发明
如“6.2.2.2（1）”中所述，处理所要求保护的发明的发现。
（2） 对《专利法》第39条要求的判断
关于药品发明专利法第三十九条的判决，是根据《日本专利和实用新型审查指南第二部分第四章专利法第三十九条》所述的程序作出的。
一项申请的权利要求的发明与另一项申请的权利要求的发明之间的相同性和区别的发现是通过比较界定权利要求的发明的事项来进行的。
（2-1）确定在不同日期提交的两个或多个专利申请的所要求的发明的身份的方法
（i） 如果在定义发明的事项上，在后一次申请中主张的发明（以下称为“后一项发明”）和前一次申请中主张的发明（以下称为“前一项发明”）之间没有发现差异，则这两项发明是相同的。
（ii） 即使在定义后一发明的事项与定义前一发明的事项之间存在差异的情况下，在以下情况下，两项发明被视为相同（基本相同）：
① 在后一项发明可以由前一项发明诱导而来的情况下，所述前一项发明可以通过诸如在限定的事项中添加公知的或常用的技术（注1）这样的微小改变来诱导
早期发明，从定义早期发明的事项中删除已知的或常用的技术，或者用已知的或常用的技术替换定义早期发明的任何事项，并且这些改变不会产生新的效果；
② 如果两项发明之间的区别仅在于后一项发明用更通用的概念（注2）表示，该概念包含了定义特定概念的前一项发明的事项；以及
③ 如果两项发明之间的差别仅仅是所表示的类别上的差别。
（2-2）确定在同一日期提交的两个或多个申请的声称发明的身份的方法
（i） 只有在假设发明A是早期发明，而发明B是后期发明的情况下，发明B才被视为与发明A“相同”（在关于在不同日期提出的申请的3.3（2）中上述实践中“相同”的含义范围内），假设发明B是先前的发明，发明A是后来的发明，则认为发明A与发明B相同，则两项发明在同一天提出应该被认为是相同的；
（ii）即使在假设发明A是较早的发明而发明B是较后的发明的情况下，发明B与发明A相同，如果发明A与发明B不完全相同，并且假设发明B是较早的发明，而发明A是较晚的发明，则在同一日期提交的两项发明不应被视为相同。
◆专利法第39条判决的具体做法实例
在具有一般概念的先前应用的发明与具有更具体概念的后续应用的发明有关系的情况下，以及在先前申请中公开了定义后续申请所必需的事项，并且具有一般概念的先前申请的发明被视为在所公开事项的范围内具有事实上的选择的情况下，后续应用的发明与先前应用的发明相同。
在判断在同一天提交的两个申请的每个权利要求的发明之间的身份时，实施相同的方法。
◆判断
下面描述确认否定提供新的药用用途的医药发明中的发明步骤的决定的判断。
（a） “使用噻唑烷二酮和磺酰脲治疗糖尿病”
（知识产权高等法院2008年（国科）10353号（2009年4月27日））
要点：
-两种药物联合使用的建议-潜在药物的数量；
-混合量的测定.临床试验所需的巨大成本，人力和时间的评估；
-忽略效果-原始规范中未描述的效果。
E-mail：info@ryuzakura-ip.com
微信号：ke4058tr
专利法的适用第39条
（1） 发现一项要求保护的医药发明
如“6.2.2.2（1）”中所述，处理所要求保护的发明的发现。
（2） 对《专利法》第39条要求的判断
关于药品发明专利法第三十九条的判决，是根据《日本专利和实用新型审查指南第二部分第四章专利法第三十九条》所述的程序作出的。
一项申请的权利要求的发明与另一项申请的权利要求的发明之间的相同性和区别的发现是通过比较界定权利要求的发明的事项来进行的。
（2-1）确定在不同日期提交的两个或多个专利申请的所要求的发明的身份的方法
（i） 如果在定义发明的事项上，在后一次申请中主张的发明（以下称为“后一项发明”）和前一次申请中主张的发明（以下称为“前一项发明”）之间没有发现差异，则这两项发明是相同的。
（ii） 即使在定义后一发明的事项与定义前一发明的事项之间存在差异的情况下，在以下情况下，两项发明被视为相同（基本相同）：
① 在后一项发明可以由前一项发明诱导而来的情况下，所述前一项发明可以通过诸如在限定的事项中添加公知的或常用的技术（注1）这样的微小改变来诱导
早期发明，从定义早期发明的事项中删除已知的或常用的技术，或者用已知的或常用的技术替换定义早期发明的任何事项，并且这些改变不会产生新的效果；
② 如果两项发明之间的区别仅在于后一项发明用更通用的概念（注2）表示，该概念包含了定义特定概念的前一项发明的事项；以及
③ 如果两项发明之间的差别仅仅是所表示的类别上的差别。
（2-2）确定在同一日期提交的两个或多个申请的声称发明的身份的方法
（i） 只有在假设发明A是早期发明，而发明B是后期发明的情况下，发明B才被视为与发明A“相同”（在关于在不同日期提出的申请的3.3（2）中上述实践中“相同”的含义范围内），假设发明B是先前的发明，发明A是后来的发明，则认为发明A与发明B相同，则两项发明在同一天提出应该被认为是相同的；
（ii）即使在假设发明A是较早的发明而发明B是较后的发明的情况下，发明B与发明A相同，如果发明A与发明B不完全相同，并且假设发明B是较早的发明，而发明A是较晚的发明，则在同一日期提交的两项发明不应被视为相同。
◆专利法第39条判决的具体做法实例
在具有一般概念的先前应用的发明与具有更具体概念的后续应用的发明有关系的情况下，以及在先前申请中公开了定义后续申请所必需的事项，并且具有一般概念的先前申请的发明被视为在所公开事项的范围内具有事实上的选择的情况下，后续应用的发明与先前应用的发明相同。
在判断在同一天提交的两个申请的每个权利要求的发明之间的身份时，实施相同的方法。
◆判断
下面描述确认否定提供新的药用用途的医药发明中的发明步骤的决定的判断。
（a） “使用噻唑烷二酮和磺酰脲治疗糖尿病”
（知识产权高等法院2008年（国科）10353号（2009年4月27日））
要点：
-两种药物联合使用的建议-潜在药物的数量；
-混合量的测定.临床试验所需的巨大成本，人力和时间的评估；
-忽略效果-原始规范中未描述的效果。
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对授予专利的反对
1） 系统的目的：
专利被授予和注册时，专利权人享有实施该专利发明的专有权（第六十八条第一款），但不能一定说专利局对专利性的审查是无误的。
因此，专利局在授予专利权后，就其可专利性提供了一个公开审查的机会。
对授予专利的反对是一种公开审查，任何人可在载有该专利的宪报刊登后6个月内，向专利局局长提交对授予专利的每项权利主张的反对（第113条）。这是因为，对不符合专利性要求的申请授予专有专利权，会扰乱商业秩序，违反公正原则。
2） 反对授予专利的理由：
以下是反对授予专利的理由，其中有些理由与拒绝理由或无效理由重叠，但与拒绝理由和无效理由不同，不包括被挪用的申请：
① 该专利是在一项不符合第17-2（3）条规定的要求的修改的专利申请（不包括外语书面申请）上被授予的；
② 违反第二十五条、第二十九条、第二十九条第二款、第三十二条或者第三十九条第一款至第三十九条第四款的规定授予专利权的；
③ 违反条约授予专利的；
④ 该专利是在不符合第36（4）（i）或36（6）（不包括（iv））条规定的要求的专利申请中授予的
⑤ 外文书面申请书所附说明书、权利要求书或者附图所述事项，不属于外文文件所述事项的范围。
3） 程序：
专利无效宣告的审理是通过口头程序进行的，而对授予专利的异议则是通过书面程序进行的（第118（1）条）。
对同一专利权的已授予专利提出多次异议的，应当由审判组提出全部异议理由，原则上共同进行（第一百二十条之三）。诉讼应由审判小组进行。行政审判长作出撤销决定的，应当将撤销的理由告知专利权人，并给予专利权人提出书面意见和更正的机会（第一百二十条之一）。如果在该过程中对专利进行了更正，需求方可以提出意见（第120-5（5）条）。
专利权人对撤销决定不服的，可以向知识产权高等法院起诉（第一百七十八条第一款）。与专利无效审判不同，被授予专利的异议请求人不得对维持专利权的决定提起诉讼问题（第114（5）条）。
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对授予专利的反对
1） 系统的目的：
专利被授予和注册时，专利权人享有实施该专利发明的专有权（第六十八条第一款），但不能一定说专利局对专利性的审查是无误的。
因此，专利局在授予专利权后，就其可专利性提供了一个公开审查的机会。
对授予专利的反对是一种公开审查，任何人可在载有该专利的宪报刊登后6个月内，向专利局局长提交对授予专利的每项权利主张的反对（第113条）。这是因为，对不符合专利性要求的申请授予专有专利权，会扰乱商业秩序，违反公正原则。
2） 反对授予专利的理由：
以下是反对授予专利的理由，其中有些理由与拒绝理由或无效理由重叠，但与拒绝理由和无效理由不同，不包括被挪用的申请：
① 该专利是在一项不符合第17-2（3）条规定的要求的修改的专利申请（不包括外语书面申请）上被授予的；
② 违反第二十五条、第二十九条、第二十九条第二款、第三十二条或者第三十九条第一款至第三十九条第四款的规定授予专利权的；
③ 违反条约授予专利的；
④ 该专利是在不符合第36（4）（i）或36（6）（不包括（iv））条规定的要求的专利申请中授予的
⑤ 外文书面申请书所附说明书、权利要求书或者附图所述事项，不属于外文文件所述事项的范围。
3） 程序：
专利无效宣告的审理是通过口头程序进行的，而对授予专利的异议则是通过书面程序进行的（第118（1）条）。
对同一专利权的已授予专利提出多次异议的，应当由审判组提出全部异议理由，原则上共同进行（第一百二十条之三）。诉讼应由审判小组进行。行政审判长作出撤销决定的，应当将撤销的理由告知专利权人，并给予专利权人提出书面意见和更正的机会（第一百二十条之一）。如果在该过程中对专利进行了更正，需求方可以提出意见（第120-5（5）条）。
专利权人对撤销决定不服的，可以向知识产权高等法院起诉（第一百七十八条第一款）。与专利无效审判不同，被授予专利的异议请求人不得对维持专利权的决定提起诉讼问题（第114（5）条）。
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索赔解释材料
用于索赔解释的材料应考虑申请书所附说明和图纸中的陈述（第70（2）条；最高法院1975年5月27日的决定，法律案件报告第781号，第69页，“就Oar案件向最高法院提出上诉的听证”
以及其他）。
值得怀疑的是，一些关于鉴定所要求保护的发明的司法判例认为，附属于本申请的说明书中的陈述只能在例外情况下考虑，例如在下列情况下，陈述中使用的技术术语的含义索赔范围不能直接和明确地从索赔范围内的陈述中推导出来（1991年3月3日最高法院的决定，《民法报告》第45卷）。第2号，第123页，“脂肪酶案例”）。
在权利要求书范围内的声明中使用的术语，除非另有定义，否则应解释为在本申请所附说明和权利要求书范围内的声明中使用该术语通常使用的含义和统一含义（参见《专利法实施条例》，第24-4条，表格29-2，序言9）。
必须指出的是，不应考虑申请书所附摘要中的陈述（第70（3）条）。
索赔解释的其他材料包括提交申请时的最新技术（或公知技术）和公开的起诉历史。允许在提交申请时考虑到最新技术的理由是，专利发明固有地提供了授予对符合在提交申请时基于最新技术的可专利性要求的发明的专有权的基础（或公开的艺术）。
但是，对于完全属于公共领域的专利发明，在基于限定的技术范围的权利要求解释和不依赖于对技术范围的解释而否认侵犯专利权的观点之间存在分歧。基于限制性技术范围的索赔解释意见进一步分为两种，一种是针对索赔范围内声明的文字解释的意见（1974年2月25日松山地方法院的裁决，《无形财产法案例报告》第6卷，第1期，第46页；“金属架案”），另一种是针对将技术范围局限于工作实例（1976年2月10日大阪高等法院的判决，无形财产法案例46报告第8卷，第1期，第85页；“金属网篮案”及其他）。
在这种情况下，曾经有一种观点认为专利应当合法地无效。然而，司法判例最终确定，在专利无效的明显理由面前，提出禁令要求或损害赔偿要求的行为将构成对权利的不当使用（1999年4月11日最高法院的裁决，《民法报告》第54卷）。第4号，第1368页；“Kilby案”）。
根据基尔比案的判决，法院于2004年裁定，在涉及侵犯专利权或专有许可的诉讼中，该专利被认定为应当通过无效宣告审判无效的专利，专利权人或专有被许可人的权利不得对对方行使（第104-3条）
接受这种专利无效抗辩并不保证其对抗第三方的效力，而只对有关各方具有约束力。鉴于本抗辩的目的是加速解决专利权的冲突，如果为了不合理地拖延诉讼而提出专利无效抗辩，则抗辩将被驳回（第104-3（2）条；最高法院2008年4月24日的裁决，《民法报告》第62卷第5号，p1262；“刀加工设备箱”应适用于书面答复的反驳。
对这种虚拟专利无效性抗辩的法律接受造成了《专利法》规定的“双轨”局面，即专利的无效性是由专利局和法院共同决定的，而这些机构有时会作出不同的决定，因此，有必要解决当局之间的决定分歧。2011年《专利法修正案》规定，在司法判决成为终局判决并具有约束力后，限制在再审中请求作出终审/终审无效判决。
在权利要求解释中考虑起诉历史的理由是，专利权人在遵循专利权取得程序的过程中，不得提出与专利权人的陈述相抵触的权利要求，在这种情况下，专利权人可能受到文件包装禁反言原则的约束。
一个相关的司法先例涉及上诉审判，在该上诉审判中，在权利要求的范围内有陈述，其内容为“上表面上有切口但两侧有切口的米糕”，并且在诉讼中，被告提出意见，大意是本发明的米糕的两侧有切口为解决拒绝、驳回的理由，法院裁定被告的上表面及两侧有切口的年糕属于本发明的技术范围，考虑到被告收回其意见的事实（知识产权高等法院1991年9月7日的裁决，法律案件报告，第2144号，第121页；“佐藤年糕案上诉聆讯”）。
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索赔解释材料
用于索赔解释的材料应考虑申请书所附说明和图纸中的陈述（第70（2）条；最高法院1975年5月27日的决定，法律案件报告第781号，第69页，“就Oar案件向最高法院提出上诉的听证”
以及其他）。
值得怀疑的是，一些关于鉴定所要求保护的发明的司法判例认为，附属于本申请的说明书中的陈述只能在例外情况下考虑，例如在下列情况下，陈述中使用的技术术语的含义索赔范围不能直接和明确地从索赔范围内的陈述中推导出来（1991年3月3日最高法院的决定，《民法报告》第45卷）。第2号，第123页，“脂肪酶案例”）。
在权利要求书范围内的声明中使用的术语，除非另有定义，否则应解释为在本申请所附说明和权利要求书范围内的声明中使用该术语通常使用的含义和统一含义（参见《专利法实施条例》，第24-4条，表格29-2，序言9）。
必须指出的是，不应考虑申请书所附摘要中的陈述（第70（3）条）。
索赔解释的其他材料包括提交申请时的最新技术（或公知技术）和公开的起诉历史。允许在提交申请时考虑到最新技术的理由是，专利发明固有地提供了授予对符合在提交申请时基于最新技术的可专利性要求的发明的专有权的基础（或公开的艺术）。
但是，对于完全属于公共领域的专利发明，在基于限定的技术范围的权利要求解释和不依赖于对技术范围的解释而否认侵犯专利权的观点之间存在分歧。基于限制性技术范围的索赔解释意见进一步分为两种，一种是针对索赔范围内声明的文字解释的意见（1974年2月25日松山地方法院的裁决，《无形财产法案例报告》第6卷，第1期，第46页；“金属架案”），另一种是针对将技术范围局限于工作实例（1976年2月10日大阪高等法院的判决，无形财产法案例46报告第8卷，第1期，第85页；“金属网篮案”及其他）。
在这种情况下，曾经有一种观点认为专利应当合法地无效。然而，司法判例最终确定，在专利无效的明显理由面前，提出禁令要求或损害赔偿要求的行为将构成对权利的不当使用（1999年4月11日最高法院的裁决，《民法报告》第54卷）。第4号，第1368页；“Kilby案”）。
根据基尔比案的判决，法院于2004年裁定，在涉及侵犯专利权或专有许可的诉讼中，该专利被认定为应当通过无效宣告审判无效的专利，专利权人或专有被许可人的权利不得对对方行使（第104-3条）
接受这种专利无效抗辩并不保证其对抗第三方的效力，而只对有关各方具有约束力。鉴于本抗辩的目的是加速解决专利权的冲突，如果为了不合理地拖延诉讼而提出专利无效抗辩，则抗辩将被驳回（第104-3（2）条；最高法院2008年4月24日的裁决，《民法报告》第62卷第5号，p1262；“刀加工设备箱”应适用于书面答复的反驳。
对这种虚拟专利无效性抗辩的法律接受造成了《专利法》规定的“双轨”局面，即专利的无效性是由专利局和法院共同决定的，而这些机构有时会作出不同的决定，因此，有必要解决当局之间的决定分歧。2011年《专利法修正案》规定，在司法判决成为终局判决并具有约束力后，限制在再审中请求作出终审/终审无效判决。
在权利要求解释中考虑起诉历史的理由是，专利权人在遵循专利权取得程序的过程中，不得提出与专利权人的陈述相抵触的权利要求，在这种情况下，专利权人可能受到文件包装禁反言原则的约束。
一个相关的司法先例涉及上诉审判，在该上诉审判中，在权利要求的范围内有陈述，其内容为“上表面上有切口但两侧有切口的米糕”，并且在诉讼中，被告提出意见，大意是本发明的米糕的两侧有切口为解决拒绝、驳回的理由，法院裁定被告的上表面及两侧有切口的年糕属于本发明的技术范围，考虑到被告收回其意见的事实（知识产权高等法院1991年9月7日的裁决，法律案件报告，第2144号，第121页；“佐藤年糕案上诉聆讯”）。
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