商标“在先使用”“恶意抢注”不侵权抗辩的认定标准
此前备受关注的“潼关肉夹馍”“逍遥镇胡辣汤”“青花椒酸菜鱼”案件中,很多被告商户都采用了“在先使用”不侵权抗辩的策略。今天我们来聊一聊关于“在先使用”不侵权抗辩,以及与之具有较强关联性却非常容易被忽视的“恶意抢注”抗辩的异同点及认定标准。

“在先使用”抗辩相关法律规定:
《商标法》第五十九条第三款:
商标注册人申请商标注册前,他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的,注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标,但可以要求其附加适当区别标识。

“恶意抢注”抗辩相关法律规定:
《商标法》第三十二条:
申请商标注册不得损害他人现有的在先权利,也不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。

“在先使用”抗辩与“恶意抢注”抗辩的异同点:
因为并无司法解释对上述两种抗辩的适用标准加以明确,因此笔者检索了近年来有关该条款的典型案例,试图从这些案件中总结出相应的裁判标准。首先,来总结较为常见的“在先使用”抗辩的认定标准,然后,再来分析“恶意抢注”抗辩的不同点。

一、“在先使用”抗辩的认定标准分析:

“在先使用”不侵权抗辩在适用过程中,在先使用、有一定影响、原有范围内使用这三个要点往往需要重点明晰和判断。

在先使用的时间点:以商标“申请日”作为起算点,原则上亦应早于商标权人的使用。

该条款对时间的规定为“商标注册人申请商标注册前”,并未明确“申请日”还是“注册日”。

在实务中,为了更有利于维护注册商标权利人的合法预期利益,通常是以“申请日”作为在先使用行为的起算点。“玉浮梁”商标侵权案 【1】、“天池”商标侵权案【2】 等案件中均认定以“申请日”为起算点。

在“理想空间”商标侵权案【3】中,最高院认为“在先使用不仅应早于该商标注册人申请商标注册的时间,同时亦必须早于该商标注册人使用该商标标志的时间”。笔者认为该标准的认定,意在完全排除使用人具有恶意的可能性,也即在商标权人已经在先使用但未申请商标时,便已知晓该商标,从而进行使用的情况。

当然,使用人在无早于商标权人使用证据的情况下,若确实出于善意,并不知晓商标权人的使用,仍然可以积极争取“在先使用”不侵权抗辩。“启航”商标侵权案【4】即支持该观点。

有一定影响:使用人对其商标的使用确系真实使用,且经过使用已使得商标在使用地域内起到识别作用

该条款中的“有一定影响”与《商标法》三十二条中的“有一定影响”的认定标准一致。

就具体标准而言,一般能够证明使用人对该商标进行了真实的、持续性的使用,并且该商标已经在使用地域内起到了识别作用即可。不需要证明商标已经具有较高知名度,亦不要求其知名度已延及较大的地域范围。

《北京市高级人民法院知识产权民事诉讼证据规则指引》中也列举了该抗辩理由的证据类型:

被告依据《中华人民共和国商标法》第五十九条第三款提出在先使用抗辩的,可以提供原告注册商标申请日前的合同、履行合同证明、宣传推广协议、市场调查报告、用户评价记录、购买记录、销售订单等使用被诉侵权标志的证据。

当然,若能证明商标注册人系基于恶意抢注,则可相应降低“有一定影响”的认定标准。例如若商标权人明知在先商标的存在而仍予注册,在注册后不投入正常的商业使用,反而向使用人兜售商标或起诉索赔,该种行为反映了商标注册人的恶意,在一定程度上能够佐证在先商标“有一定影响”。因此,根据商标注册人主观恶意程度的不同,可对“有一定影响”的标准作相应调整,“澜羽”商标侵权案【5】中法院即支持该观点。

原有范围内使用:主要考量地域范围、使用主体以及是否为原有商品或服务

地域范围应限制在已产生一定影响的区域内,不能扩大销售范围,但一般而言,在该范围内的销量则不应受到限制。当然由实体店销售转变外线上销售的行为亦属于超出了原有范围。例如“玉浮梁”商标侵权案中法院认为由线下销售扩大到网络销售,已经超出了原有范围。

使用主体限制为只能由在先使用人本人使用或在申请日前已有的许可使用人,不得再次许可他人使用,因为许可他人使用可以快速扩大使用规模。

商品或服务一般要求于原有商品或服务相同或基本,不应扩大到其他商品或者服务。

二、“恶意抢注”抗辩的不同点分析:
“恶意抢注”抗辩与“在先使用”抗辩的不同点就在于,商标权人的商标系通过恶意抢注而来,一般情况下,我们会积极建议使用人提起无效宣告程序。但如果未提起无效宣告,或无效宣告程序尚未结束,使用人在侵权案件中适用“恶意抢注”抗辩的效果要明显优于“在先使用”抗辩,因为一旦抗辩成功,在后的使用可以不受任何约束。

“阳光超人”商标侵权案 【6】中法院明确如下观点:商标权人对他人在先使用的事实知晓仍恶意抢注,符合《商标法》第三十二条后半段 “抢注他人在先使用并有一定影响的商标”的,则商标注册人的权利来源不具有正当性,其对在先使用人提起的侵权之诉属于权利滥用,有违诚实信用的基本原则,即使在先使用人的使用行为超出原有范围,亦不构成商标侵权。在这种情况下,法院可一并将上述事实查清后径行驳回商标注册人的诉讼请求,无需等待商标无效程序的结果。

当然也有部分案件中,商标权人具有明显抢注恶意的情况下,仍然适用了《商标法》第五十九条第三款的规定,认定使用人构成在原有范围内的“在先使用”,例如“尚丹尼”商标侵权案 【7】

笔者认为,此类型案件的该种认定一来基于使用人的抗辩主张,二来也基于“恶意抢注”抗辩适用在实务中适用案件数量较少。但是若之后遇到此类型案件,被告代理人可积极尝试“恶意抢注”抗辩,以最大限度为当事人争取应得的权益。

[1]“玉浮梁”商标侵权案:(2017)陕民终119号
[2]“天池”商标侵权案:(2018)粤民终310号
[3]“理想空间”商标侵权案:(2018)最高法民再43号
[4]“启航”商标侵权案:(2015)京知民终字第588号(最高人民法院发布2015年中国法院10大知识产权案件之五)
[5]“澜羽”商标侵权案:(2018)沪0115民初77977号
[6]“阳光超人”商标侵权案:(2017)京73民终1992号
[7]“尚丹尼”商标侵权案:(2014)朝民初字第25490号

【侯保荣院士:愿做一辈子的海洋“防腐卫士”】大海,有着千里波涛滚滚来的雄浑壮阔,有着三万里河东入海的博大胸怀。大海,这片赋予我们无尽遐想的蓝色国土,是他五十余年来一直致力降服的“吃铁老虎”。

他,就是中国海洋腐蚀与防护研究拓荒者、2021年度中国科学院杰出科技成就奖获得者——中国工程院院士、中国科学院海洋研究所研究员侯保荣。

立志防腐

攻坚克难

“我就是专心干好海洋腐蚀与防护这一件事。”侯保荣对《中国科学报》说。

1970年3月,年轻的侯保荣带着一身朝气,正式入职中国科学院海洋研究所,开启了他成才报国的峥嵘岁月。

资料少,基础弱,设备缺,来到海洋所,在老同志的帮助和指导下,侯保荣加入了这支专门的海洋腐蚀与防护研究队伍。

那时,大家认为海洋环境划分为大气区、潮差区和海水区三个腐蚀区带。潮差区潮水忽高忽低,加上风吹日晒,国人都认为这部分腐蚀最严重。

但事实果真如此吗?为了找出科学答案,团队在陈山码头海边临时构建了一个水池开展实海挂片实验。

“我们的工作环境、条件特别差,吃饭只能在露天,苍蝇‘嗡嗡’的围着人转,一挥手‘呼’的赶走一大群。”侯保荣笑着描述,一幕幕仿佛还在眼前。

功夫不负有心人,日复一日的实验得出结论,浪花飞溅区是我国腐蚀防护产业忽视的“大老虎”,它才是海洋钢结构腐蚀最严重的区域,是真正的腐蚀防护“短板”和“痛点”。

深耕防腐

攻克“短板”

摸清海洋环境腐蚀规律后,如何降服浪花飞溅区这个“吃金属的老虎”,成为萦绕在侯保荣心头的一大难题。

侯保荣发现,“在浪花飞溅区采用包覆防腐蚀技术,防腐蚀效果理想。”而该技术在当时的中国尚是空白。

“我就想啊,能否针对我国的腐蚀环境特点,研发针对性的包覆技术呢。”侯保荣带领研发小组,翻阅了大量外籍文献、专利等,每天做计划、每日一沟通,秉持着“一定能成功”的决心,干劲十足。

“浪花飞溅区是造成严重腐蚀的‘罪魁祸首’,既然不能避免潮湿环境和海浪冲击,那就直面这一难题!”侯保荣坚定提出。

当时,润滑脂是有效的防腐方法之一,侯保荣先后运用数十种润滑脂进行实验,取得了一定效果,但是被润滑脂包覆的钢铁表面始终有少量腐蚀。这是为什么呢?侯保荣陷入了思考。

实验、观察、思考、再实验……侯保荣终于揭秘:浪花飞溅区的钢结构表面一直有残留的海水,即使涂抹润滑脂,表面的海水也被一并包裹在里面,是这些残留海水导致了点蚀的发生!

但是,如何在不改变施工环境的前提下,把钢铁表面残余的水分去除呢?他专程请教了高分子专家,并与日本合作,提出在有机大分子极性基团上增加水油置换基团,将金属表面的水分置换出来,在金属表面只留下油性基团,避免腐蚀,这种改性防护脂的防护性能大大提高!

有了这一点突破后,他又集中力量对防护脂配方、缓蚀剂成分同时改进,多层复配,最终形成了由矿脂防蚀膏、矿脂防蚀带、密封缓冲层和防蚀保护罩组成的复层矿脂包覆防腐蚀技术(PTC)。

该技术表面处理简单,施工方便,可带水带锈施工,不但能够隔绝海水,外层的密封缓冲层和玻璃钢防蚀罩还能有效抵御机械损伤和外界冲击,兼具防腐、水下施工、环保等多个优点。

院企合作 打破垄断

侯保荣先后走访了二十多个沿海城市的港口及上百家企业,始终坚持在一线。

“实验室制备只是第一步,科学技术要服务于社会工程必须扩大生产。”侯保荣又指向了新的目标“山头”。

没有正式的中试实验平台,侯保荣就借用合作公司“四面漏风”的废弃大院,加工了简易的生产设备,如此热火朝天的做起实验来。

条件十分艰苦,设备调试困难重重,但侯保荣从未想过放弃。“世上无难事,只怕有心人”——这种信念鼓舞着他继续向前。

侯保荣提交了“我国海洋工程设施浪花飞溅区防腐蚀工作极待加强”的院士建议,获得了有关国家领导人的批示,得到“十二五”国家科技支撑计划项目的支持,由此完成了PTC技术扩大生产的关键一步。

数十年的探索,侯保荣与高新技术企业青岛迪恩特新材料科技有限公司建立稳定合作,共同研发的包覆技术生产设备从Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型,到可以批量稳定生产的Ⅳ型,设计建立了一套完整的自动化生产线,打破国外技术垄断,生产能力最终满足了防腐工程需要。

合作实现了该技术在国内的首次规模化、标准化生产,保障了产品性能达到国家标准GB/T32119-2015要求,产品质量稳定,具有中国计量认证机构(CMA)的合格检测报告。

“是时候真正将PTC包覆防腐技术服务于我们中华大地了!”侯保荣兴奋的表示。

目前,该技术在青岛港液体化工码头已使用近十五年,至今保护状态完好,无任何破损现象,检查内部钢结构无任何腐蚀,光亮如新,预计防护寿命可达30年以上。

就连在我国东北的极寒极恶劣服役环境下,PTC技术也能够有效抵御海冰碰撞,经受住恶劣环境的考验,在冬季结冰期长达5个月之久的丹东华能电厂煤码头,至今成果已顺利应用8年。

目前,PTC技术已经实现了我国全纬度的适用性,扎根我国防腐工程。产品在大连北良港码头、上海洋山深水港LNG码头、杭州湾大桥等近五十项国家重大工程中应用,全部为优良工程。

针对不同工程的特殊性,侯保荣又进行个性化PTC技术升级。利用多片嵌合式防蚀保护罩技术,解决了海上风电超大直径塔筒的现场包覆和陆地预包覆防腐难题,同时还解决了几十座桥梁锚室系统和埋地管道的防护难题,实现了PTC技术在多种场景的应用。

“随着近年来技术产品的逐渐成熟,我们注册了商标(迪恩特R)和防伪标识。基于产品优异的防腐性能和合作方的认可,我们投保商业综合责任险,由太平洋保险公司承保,保额可达RMB 1000万元。”侯保荣与时俱进的迈出了向市场探索的步伐。

矢志不渝 砥砺前行

科研的脚步是不停歇的。

针对海洋大气区异型钢结构的腐蚀防控难题、海工钢筋混凝土的腐蚀防控难题,侯保荣还率团队成功研发出了氧化聚合包覆防腐技术(OTC)、柔韧性钢筋混凝土涂层防腐技术(FCC)等一系列成果,填补了国内技术空白,并实现产业化。

这些成果在110余项重大工程中得到成功应用,创造了巨大的经济与社会效益,也因此,侯保荣被大家称作海洋的“防腐卫士”。

侯保荣常说,PTC技术是众多成果中最偏爱的一朵“浪花”,它承载着侯保荣与浪花飞溅区的不解情缘,这是他进入腐蚀领域的“萌芽”,也见证着他服务于我国多项防腐工程的“开花”“结果”……

对侯保荣来说,2021年是个丰收年。他获得了中国科学院杰出科技成就奖,还获得了联合国世界腐蚀组织(WCO)首届世界“腐蚀成就奖”,全球仅一人获奖。这不仅是对侯保荣在世界腐蚀防护领域突出贡献的高度总结,更是对侯保荣产学研结合、科研成果应用实际的充分认可。

多年来,侯保荣先后承担国家重大科研计划30余项,出版专著9部,主编论文集10部,发表SCI论文500余篇,授权专利100余项,制定国家和地方标准10余项;主持“我国腐蚀状况及控制战略研究”重大咨询项目,完成我国最全面系统的腐蚀调查,出版170余万字的《中国腐蚀成本》,英文专著The Cost of Corrosion in China全球发行;曾获国家科技进步二等奖、山东省科学技术最高奖、山东省技术发明一等奖、山东省科技进步一等奖、中国腐蚀与防护最高工程成就奖、何梁何利科技进步奖、美国腐蚀工程师协会(NACE)科技成就奖及NACE卓越组织奖等。

工作中的侯保荣,仿佛一台永动机。他始终坚守科研第一线,他三年的出差里程中,仅飞行距离就超过33.3万公里,相当于绕地球8圈多。

侯保荣对《中国科学报》表示:“荣誉仅仅是工作的开始,得到的成绩也只代表过去,我会继续奋斗在腐蚀研究的第一线,尽自己最大的努力,为我国防腐事业做出一点贡献!”https://t.cn/A6iS359a

“燕京啤酒”搞“旅游”:商标近似+服务类似≠侵权!

案情简介:

燕京智汇公司系“燕京旅游”商标的商标权人,该案起因系其发现燕京啤酒公司于2015年至2018年期间举办的一年一度的燕京啤酒国际文化节的宣传海报、会场出入口、会场内、现场内的舞台使用了“燕京啤酒”四个字及“燕京加麦穗标识”,而且在公众号上对燕京啤酒文化节进行宣传的页面、在燕京啤酒官网上宣传工厂游的页面中也使用了前述标志。
  故燕京智汇公司认为燕京啤酒公司的行为侵犯了其就“燕京旅游”享有的注册商标权,请求法院判令燕京啤酒公司立即停止侵权行为,并刊发声明消除影响,同时主张经济损失及为制止侵权行为的合理支出合计3003587元。
  一审法院经审理认定,被诉行为不构成对燕京智汇公司注册商标专用权的侵害,二被告不应承担相应的民事责任。燕京智汇公司不服,上诉至北京知产法院。

权利基础

一、燕京汇智公司权利基础:

“燕京旅游”文字商标核定使用商品/服务项目第39类,包括“旅行陪伴;安排游艇旅行;观光旅游;安排旅游;旅游安排;旅游座位预定;旅行预订;导游”等,燕京智汇公司于2015年12月20日受让该商标,注册有效期限为2010年7月14日至2020年7月13日,商标注册证号为第6477049号。

二、燕京集团公司公司、燕京股份公司权利基础:

“燕京啤酒YANJINGBEER”文字商标的注册人为燕京集团公司,核定使用商品第32类,包括“啤酒;姜汁淡啤酒”等,注册有效期限为2010年10月7日至2020年10月6日,商标注册证号为第7237144号。

图形商标(“燕京加麦穗标识”)的注册人为燕京集团公司,核定使用商品第32类,包括“啤酒”等,注册有效期限自1998年1月7日至2008年1月6日,经续展延长至2028年1月6日。商标注册证号为第1140906号。

“燕京”文字商标的注册人为燕京集团公司,核定使用商品第32类,包括“固体饮料;啤酒”等,注册有效期限为1998年8月14日至2008年8月13日,经续展有效期延长至2028年8月13日,商标注册证号为第1199114号。

1997年4月9日,“燕京”商标被评定为驰名商标;2000年至2006年,燕京牌啤酒多次被授予北京名牌产品称号;2002年“燕京啤酒”的图形商标荣获2001年度北京市著名商标;中国行业企业信息发布中心调查统计燕京牌啤酒1996-2005年连续十年荣列全国市场同类产品销量第一名;2016年,亚洲星云品牌管理(北京)股份有限公司授予燕京股份公司“亚洲品牌500强”荣誉称号;2017年,燕京(燕京股份公司)连续两次被世界品牌实验室及其独立的评测委员会评测为中国500最具品牌价值品牌,有效期自2017年6月22日至2018年6月21日。

案件争议焦点:燕京集团公司和燕京股份公司是否侵犯了燕京智汇公司的注册商标专用权。

认定燕京集团公司、燕京股份公司是否侵犯注册商标专用权应考虑以下因素:燕京集团公司、燕京股份公司在被诉行为中使用“燕京啤酒”及“燕京加麦穗标识”与“燕京旅游”商标的核准注册服务类别是否构成类似服务;燕京集团公司、燕京股份公司使用“燕京啤酒”及“燕京加麦穗标识”的来源及其主观意图;被诉行为对于“燕京啤酒”及“燕京加麦穗标识”的使用是否使公众将其与“燕京旅游”商标相混淆。

裁判理由(法院生效判决认为)

首先,关于商标近似问题。“燕京旅游"使用在观光旅游服务上,“燕京"系该商标显著识别部分;而在被诉行为使用的“燕京啤酒"及“燕京加麦穗标识"中,“燕京"亦为显著识别部分。二者显著识别部分相同,“燕京旅游"与“燕京啤酒"及“燕京加麦穗标识"构成近似商标。
  其次,关于“工厂游"“燕京啤酒文化节"服务与“燕京旅游"商标核准注册服务是否构成类似服务问题。燕京集团公司和燕京股份公司举办的“工厂游"与“燕京啤酒文化节",其根本目的固然是宣传燕京啤酒系列产品,但从服务的具体内容和形式而言,系将提供旅游服务和宣传燕京啤酒相结合。旅游服务根据内容的特点可分为多种类型,有的侧重对自然风光的欣赏,有的侧重对历史古迹的瞻仰,有的侧重对红色革命情怀的追忆,而“工厂游"与“啤酒文化节"作为工业旅游的一种,侧重的是对知名厂区的游览、对生产工艺的亲历、对文化节氛围的感受,但无论侧重点如何,其仍属于旅游服务的一种。至于“工厂游"与“燕京啤酒文化节"针对的相关公众是否仅为啤酒爱好者的问题,因不同群体对旅游服务内容的需求亦不相同,即便啤酒爱好者在实际消费群体中占多数,亦不能否认其旅游服务的性质。故“工厂游"“燕京啤酒文化节"服务与“燕京旅游"商标核准注册的观光旅游等服务构成类似服务。  

最后,关于混淆可能性以及被诉行为是否构成侵权的问题。燕京集团公司和燕京股份公司的被诉行为虽然属于在类似服务上使用与“燕京旅游"近似商标的行为,但判定是否构成商标侵权,还应判断二者是否容易导致相关公众的混淆。经过燕京集团公司和燕京股份公司长期的宣传和使用,“燕京啤酒"及“燕京加麦穗标识"在啤酒商品上已具备较高知名度,加之“工厂游"与“啤酒文化节"本身与其啤酒生产和销售紧密相关,“燕京啤酒"及“燕京加麦穗标识"商标亦主要指向的是其啤酒产品,而并非旅游服务本身。故即便同样使用在旅游类服务上,相关公众在产源识别上仍然会指向燕京集团公司和燕京股份公司而非燕京智汇公司。而从“燕京旅游"的角度考察,其在一审期间提交的微信公众号截图、宣传册等尚不足以证明其具有较高的知名度。因此,相关公众不会将“燕京啤酒"“燕京加麦穗标识"与“燕京旅游"相混淆。燕京集团公司和燕京股份公司的被诉行为未侵害燕京智汇公司享有的商标权。

裁判结果:

二审法院认定燕京集团公司和燕京股份公司的被诉行为未侵害燕京智汇公司享有的商标权。一审判决虽然认定事实有误,但结论正确,二审法院纠正后维持一审判决结果。判决:驳回上诉,维持原判。


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